作者 | 孫遠釗 美國亞太法學研究院執行長、北京大學法學院/知識產權學院訪問教授

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一、問題緣起

最高人民法院在2016年11月25日對於上海波克城市網絡科技股份有限公司（以下簡稱波克城市）申請“捕魚達人”的商標異議案件（以下簡稱《捕魚達人》案）舉行了公開審理，也讓這個案件背後的關鍵法律爭議再次浮上了檯面：當第三方想以在先使用權益對於商標的申請提出異議，而該使用卻可能涉及違法行為時，是否仍然能夠阻卻商標申請獲得授權註冊？

這個問題是圍繞在2001年《商標法》第三十一條的適用上（因為本案的商標提出申請時是在現行的《商標法》施行之前）。該條規定：“申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。”[1]問題是，如果異議人的“在先使用”本身屬於違法行為，那麼是否仍可主張具有“在先權利”？

目前國內學界對此呈現出了三種看法。持贊成說的一方是認為，縱使在行政法或刑法上構成違法，但標識的使用仍可構成“在先權利”。其中主要是援引了TRIPs協定第十五條第四款規定，“商標擬使用商品或者服務的性質，在任何情況下都不應構成商標註冊的障礙。”[2]另外則是引述並演繹了最高人民法院在《法國卡斯特兄弟股份有限公司商標撤銷複審行政糾紛申請再審》案的觀點：“第四十四條第（四）項所要解決的根本問題是商標‘是否在使用’，而不是‘如何使用’。……使用爭議商標有關的其他經營活動中是否違反進口、銷售等方面的法律規定，並非商標法……所要規範和調整的問題。”[3]這個案件原本是關於連續三年停止使用是否構成撤銷商標的問題（即俗稱的“撤三”案件），但是其中的法理則是被引伸適用到了“非法使用”的情形，也就是認為負面的“商譽”不對商標和商標專用權的存在產生影響，而只對商標價值產生影響。[4]

持反對說的一方則是認為私法從未超脫於公共利益之外。司法要保護產業發展，但不能保護違法犯罪的產業。如果是違法犯罪的地下產業，是“國人任何時期都深惡痛絕的產業，司法絕對不能給予保護”。[5]持反對說者並指出，無論是之前的《卡斯特商標異議》案還是《小拇指侵害商標權及不正當競爭糾紛》案，被指責具有非法性的一方都是註冊商標所有者一方；[6]而《捕魚達人》案中，被指責具有非法性的一方是想要通過其所生產的違禁品在地下流通中產生的“一定影響”阻礙他人商標申請的一方。且不說商標和作品性質上的不同，即便類比“違禁作品的著作權人也有禁止他人傳播的權利”這一思路，非法商品上的商標在先使用人擁有的，也只是在其影響範圍內擁有禁用權，而不能在其非法商品的流通範圍之外擁有禁用權。

在這個爭議中也有持折衷說的一方。其觀點為原則上採反對說，但例外的則可適用贊成說：原則上負面的社會評價不能用來阻擊商標註冊，否則允許在賭博機上使用標識所獲取的負面評價來對抗他人的商標註冊，無異於違反了“任何人不能因為自己的過錯而獲得利益”的原則。一旦允許從自己錯誤行為中還可獲取利益，將會使維持社會的秩序蕩然無存，法律也將失去其它賴以生存的基礎。但是在另一方面，具有賭博功能的遊戲機與“賭博機”應當區別對待。也就是說，如果涉案的遊戲機僅具有賭博而不具有其它合法用途，就應當認定為賭博機；而使用於僅具有賭博用途的“賭博機”上的標識，也難以認為是正面的、積極的評價，也從而不屬於受法律保護的利益，不能用來阻擊他人在後的商標註冊。然而如果遊戲機除了賭博功能之外尚且具有其他合法的用途，就不能排除該合法用途獲得商譽的可能性。因此法院應當審查涉案遊戲機是否具有賭博之外的合法用途，以甄別是否存在承載“商譽”的載體。[7]

在這樣針鋒相對的論證中，究竟對於“使用”的性質是否違法在商標申請與阻卻商標申請的程序中是否需要等同對待，尤其是涉及潛在違法的在先使用可否仍然視為一種“權利”來阻卻他人的商標申請？如果能一併比較國際上是如何來看待與處理相關的問題，尤其是美國專利商標局（U.S. Patent and Trademark Office, USPTO）、歐盟知識產權局（European Union Intellectual Property Office, EUIPO，即2016年3月23日之前的歐盟內部市場協調局（Office for Harmonisation in the Internal Market, OHIM））以及兩地的司法發展與實踐，或將對本案的爭點提供進一步的釐清與思考。

二、美國的實踐

美國的商標制度（聯邦與各州）是採行“使用—註冊並行”的制度，而且以使用為優先。相關的立法與司法判例已經一再表明，任何在商業上所使用的標識必須是“合法使用”才有可能獲得商標註冊。這便是一般通稱的 “合法使用”法則（Lawful Use Rule）。[8]而依照美國專利商標局的《商標審查程序手冊》（Trademark Manual of Examining Procedure, TMEP，即一般通稱的《商標審查指南》），美國專利商標局一般會推定

商標的申請是屬於合法性的商業使用，因此不會因為在申請人所提交的材料中沒有合法使用就直接拒絕授權，也不會以其標識在技術上不完全符合若干行政法規的要求就做為批駁的理由。但如有任何的證據（如相關聯邦政府機構所簽發的違法裁決書或法院的判決等）顯示其標識涉及違法的使用，或是明顯構成違法的，則仍可拒絕授權。[9]

在美國近期的歷史上有兩類商標引發了對於這個問題的重大爭論。一是發生在上世紀20年代。由於美國在當時通過了憲法的第十八修正案，亦即通稱的“禁酒條款”（Prohibition Clause，後經第二十一修正案廢止），表面上的全面禁絕卻一時間導致各地都開始釀造並販賣起了大量的私酒，其中良莠不齊，質量差的甚至經常鬧出人命，造成嚴重的社會問題。因此雖然製造、販賣私酒在當時絕對是違法行為，但基於對消費者保護的強大需求，為了避免讓假冒偽劣的膺品充斥，造成劣幣逐良幣的惡果，對於商標的識別反而益加重要。但是政府並未改變政策。

類似的情況從2009年起再度出現，主要是關於大麻製造和銷售的標識（尤其是從事醫藥用途的大麻）以及相關的書刊介紹與討論。面對時代觀念的重大改變與新的醫療科技認知，美國目前已有23個州和首都哥倫比亞特區將藥用大麻的使用予以合法化，甚至其中還有兩個州已全面合法化（然而在聯邦的層級則依然被列為聯邦《管制藥物法》第一表列（Schedule I）的違禁毒品）。[10]由於涉及醫藥性的使用，其質量的管控與要求便非常的關鍵，相關的商標辨識也益加重要。許多製造商也已躍躍欲試，希望能及早建立其品牌商譽。雖然要求改變現行商標法對此一問題立場的呼聲不斷，而且既有的法則在法理上也不是沒有爭論，不過迄今的所有相關政策仍然是對於直接涉及到違禁物品或服務的標識拒絕給予授權註冊。[11]既然連違法的商品或服務想要申請商標註冊都已是幾乎不可能，第三人想要以不合法的在先使用來抗辯商標申請人的註冊申請就更是不可能了。

必須注意的是，美國《商標法》的授權基礎是來自聯邦《憲法》第一條第八款第三項規定（即通稱的“州際商務條款”Interstate Commerce Clause或“商務條款”Commerce Clause），與專利、著作權是源自聯邦《憲法》第一條第八款第八項規定（“專利著作權條款”Patent and Copyright Clause）截然不同。這就意味著美國的專利和著作權是完全屬於由聯邦所規範與管轄的事務，而商標則是所謂的雙軌制：聯邦與各州同時存在平行的商標保護體系。[12]也正因如此，於一般的情形下，在先使用的標識仍然可以構成該州的商標權，並以此來抗辯在後的聯邦商標註冊申請，如果抗辯成立，最終可能形成兩個商標並存，聯邦的商標的效力不及於該在先商標的所在州、而該州的商標則不得超越該州州界，否則便極有可能會構成侵權的特殊妥協現象。[13]這在實體的環境下行之有年，沒有什麼問題；但在跨越各種行政界線（包括州界）的網絡虛擬環境下，就仍然會產生爭議。[14]

三、歐盟的實踐

歐盟的原“共同體商標”（Community trade mark, CTM）系統（自2016年3月23日已經改稱“歐盟商標”（European Union Trade Mark, EUTM））是採行註冊登記制度，與中國的制度比較相近。而在另一方面歐盟商標與其各個成員國的國家商標是同時並存，又與美國的雙軌制有些類似。依據2009年《共同市場商標規定》（Community Trade Mark Regulation, CTMR）第十五條第一款與第四十二條第二、三款規定（後經2015年的《歐盟商標規定》（European Union Trade Marks Regulations, EUTMR）修正），商標在得授權註冊後的五年內並需在共同市場從事“真正的使用”（genuine use）；如果第三人要以“在先使用”提出異議，必須舉證在商標獲得註冊的前五年之中已在同類的商品或服務“真正使用”了相同或近似的共同體或成員國的國家商標。[15]至於何謂“真正使用”？依據歐盟知識產權局2017年1月所出臺的《歐盟商標審查指南》規定，必須符合事實上在市場中對於商品或服務的使用（不僅是零星、象徵性的使用，也不能僅僅是內部識別）、其主要功能是做為商標、從事真正關於商業性的開發或推廣以爭取市場持份等要件，而且必須依據個案的整體事實情況來做認定（包括商品或服務的性質、標識的特徵以及對商標使用的頻率和比例等），但並不要求必須具備一定的數量。[16]

此外，即使商標的使用者構成了違法，仍不影響其商標的使用為“真正使用”。也就是說，如果有涉及到依《歐盟商標規定》第七條第一款第（g）項、第五十一條第一款第（c）項規定或成員國的國內法所定義的“欺騙性”（deceptive）行為時，固然不會直接導致讓商標成為“不真正”的使用，從而仍可以在異議程序中被用來主張主張享有優先權，但最終卻可導致此一在前使用的商標依不同的情形被判無效、遭到撤銷或被禁止繼續使用。[17]這也就意味著凡是涉及違法的標使用，最終很可能會導致其商標形同失效。

必須特別指出，上述規定所適用的主體是歐盟商標的申請人，而所需要檢視的客體是該申請人在特定類型的商品或服務上的標識究竟是從事如何的商業性使用、是否涉及到欺詐或其他的違法使用等。如果異議人能證明該商標權利人的使用確有違法之處，則縱然是使用在先，該歐盟商標仍可能會被撤銷或被判無效。反轉來看，如果在商標異議程序中的引證商標（或標識）本身涉及違法，縱然還是使用在先，也因為本身涉及無效或撤銷而無法以此來做為異議的基礎了。

四、國際公約規定

如果從國際公約的視角來觀察，無論是前述的TRIPs協定第十五條第四款（“商標擬使用商品或者服務的性質，在任何情況下都不應構成商標註冊的障礙。”）或巴黎公約第七條（“使用商標的商品性質決不應成為該商標註冊的障礙”）規定，其制定的目的都是在保障商標申請人的期待利益，將對於商標權的保護與相關的商品或服務是否可以在特定的國家或地區上市行銷或運營（包括如醫藥製品如何取得上市許可或合法性的問題等）予以分別開來，各自獨立處理（為各有各的行政審批程序要求，時程往往非常不一致），一碼歸一碼。[18]

這個“產權保護—產品運營”的二分處理方案，與商標異議程序中第三人（主張在先使用的一方）就是直接、完全集中在前面（產權保護）的階段來挑戰申請人的商標並不符合授權註冊的要件（也就是在先使用人想要爭取保障其自身（第三人）的權益）是截然不同的兩個概念，並非國際公約所要明文保護的權益，而只是屬於各國內部對於商標審批所自訂的抗辯程序，絕對不能混為一談。因此，如果第三人想把本身已經構成違法的使用藉由援引上述的國際公約規定來做為合理化其挑戰商標註冊的解釋或基礎，顯然是嚴重曲解了這兩個條文的本意。

五、在先使用異議

在美國，商標權是透過使用而產生，註冊則形同一種追認，而關於相同或近似名稱等的“在先使用”爭議通常是涉及到各州所賦予的權利與聯邦所賦予的權利之間所產生的競合問題（如果涉及著作權，則是兩個聯邦權利的競合，不過在美國則是極為罕見）；[19]在歐盟，商標權是由註冊所產生，使用則是做為對註冊的確認，而這類的爭議則是涉及到其所屬各成員國依其本身主權所賦予的國家權利與歐盟（或歐盟知識產權局）所賦予的聯盟權利產生的競合問題（雖然賦予權利的公權力或有不同的層級之別，但並不影響權利的對等性，權利就是權利）。因此雖然商標權所產生的緣由不同，在此都是屬於“權利與權利”之間的競合與取捨（或妥協），包括在實體的地理區隔上，雙方必須劃出“楚河漢界”，互不侵犯。而在程序上，基於公示公知法則，只要能夠提出關於其權屬的形式證據（如授權證書），而且顯示時間在前，法院通常便會推定擁有合法的在先使用與排他權利。

在大陸法系（自然也包括了中國），權利必須透過立法的授權才能賦予（在商標權的情形還需要經過一定的行政審批程序，而英美法系亦可透過司法判決來賦予），除非是涉及到諸如姓名權或著作權等其他法律上所明確認可的的權利外，對於“在先使用”相同或近似的名稱或者標識等（即“未註冊商標”）所提出的行政異議程序在性質上並不是兩個對等權利之間的競合取捨，異議人基本上並沒有任何的“權利”可言（例外的情形是馳名商標）。由於中國目前是採取嚴格的商標登記發生制度，異議在性質上就與民事確認不侵權訴訟中的主張或抗辯無異。[20]無論如何異議人都必須負責相應的舉證責任，而且與著作權所採取的“創作發生”截然不同，無論是如何的在先使用都不會產生出任何的“權利”出來，也自然不會有任何的“排他”功能。如果是依據2001年的《商標法》第三十一條（即現行法第三十二條）來從事“攻擊性”的主張，除非能顯示商標申請人是“以不正當的手段搶先註冊”（亦即具有“惡意”，是難度極高的舉證），而且能回溯到商標申請日的當天或之前其在先使用已具有“一定影響”，就無法成立。[21]

最高人民法院對於“一定影響”的解釋基本上是依據世界知識產權組織（World Intellectual Property Organization）以全體會議（General Assembly）的決議方式於1999年9月關於如何甄別構成“馳名商標”所通過的《聯合建議》（Joint Recommendation）而來，但只列舉了其中一部份的參考因素。[22]如果一併參酌這項聯合建議的第二條第一款第（b）項，可納入審酌（亦即馳名商標權利人所需舉證）的因素包括：

1.在公眾的相關領域對其商標所知曉或認知的程度；

2.任何對其商標使用的其間、程度與地理區域；

3.對其商標從事行銷推廣的期間、程度與地理範圍（包括商展促銷等）；

4.其商標是否已經申請或完成授權註冊以及該行政審批程序所能反應出對其商標的使用或認知；

5.對其商標從事成功維權的紀錄；以及其商標的對應價值。[23]

而至於何謂“公眾的相關領域”，《聯合建議》的同條第二款非窮竭式的列舉了三個可供審度的因素：

1.其商標所適用的產品或服務的真正和/或潛在消費者；

2.其商標所適用的產品或服務的供銷渠道的參與者；

3.其商標所適用的產品或服務的商業圈。[24]

《聯合建議》也已表明，在審酌的過程中必須依個案的具體情形而定。這些因素並非達成是否構成馳名商標的必要條件，而且也並非所有的要件都必需具備才能符合，但也可能需要參酌更多其他的因素，也就是並不以此為限。[25]

由此可以明確看到，這樣的程序和相關的認定都是以異議人未註冊商標所適用的商品或服務是從事合法的使用為前提。否則本身即為非法的使用將如何顯示其“未註冊商標”的對應價值、成功維權記錄與相應的商業圈等？從立法的政策而言，如果非法性的使用還可做為合法使用商標授權註冊的抗辯，那麼豈不本末倒置，成為容許劣幣來驅逐良幣，與整個商標保護體系的設立與精神完全背道而馳？總而言之，2001年的《商標法》第三十一條（現行法第三十二條）只是為了平衡商標權利保護（尤其是馳名商標）與善意在先使用者在制度上所設定的一個範圍相當有限的例外。[26]如果對於非法的使用也容許一併適用，則無異於大開方便之門，造成過度擴張適用的結果，反而有相當的可能會把例外給轉化成了原則

此外，由上述對歐、美相關法則的分析可見，既然做為抗辯，那麼抗辯方（異議人）所提出的主張就必須沒有重大瑕疵。否則即使確是使用在先，一旦其商品或服務構成違法，便構成了“不潔之手”（unclean hands），無法再行主張或請求如何的法律救濟。[27]

此外，在審理涉及到未註冊的“引證商標”（嚴格而言，應該只是相同或近似的名稱與標識，因為既然是未註冊，就還都不是具有授權的“商標”）的違法性問題時，必須進一步細分究竟是含有該商標的商品或服務本身即構成違法抑或只是其中有部分的使用或功能是屬於違法。如果含有特定名稱或標識的商品或服務其主要的商業功能或目的是從事欺詐、違法性的賭博或其他法定的違法行為，或者除了從事這部分的使用外並無如何其他顯著的商業目的，則法院便需至少推定含有該商標的商品或服務本身即構成違法。反之，如果從事違法的使用只是純粹屬於間接、附帶或者並非該特定商品或服務的主要目的或功能（偶然或巧合），即不可驟然認為其商品或服務構成違法。在這方面往往一個很好的指標就是舉證並參考當事人的主要行銷訴求為何。如果異議人的廣告、宣傳等等正是以具有違法性的賭博功能來做為吸引消費者（或玩家）使用其產品或服務的訴求，法院便可以推定異議人的未註冊商標主要是從事非法的使用。[28]

六、結論

回到本文在開始我提出的問題：究竟“使用”的性質是否違法在商標申請與商標異議的程序中是否需要等同對待，尤其是涉及潛在違法的在先使用可否仍然視為一種“權利”來阻卻他人的商標申請？從上述的分析即可看出，這兩者必須分別對待，不可等同而論。國際公約為了讓知識產權的申請、獲得不受到不當的干擾所建構出的“產權保護—產品運營”二分處理方案，與商標異議程序中第三人（主張在先使用的一方）就是直接、完全集中在前面（產權保護）的階段來挑戰申請人的商標並不符合授權註冊的要件（也就是在先使用人想要爭取保障其自身（第三人）的權益）是截然不同的兩個概念，不能混為一談。

也就是說，對於商標申請人而言，其商標所依附的商品或服務究竟是屬於如何的性質、是否合法等問題，依據國際公約和歐、美兩地的法規與實踐，完全不在商標行政審查部門或法院所需要考量的範疇之內。但對於抗辯該商標的效力，主張自己是在先使用的異議人而言，其立論的基礎在中國目前的商標法制體系內並非任何的“權利”（與歐、美不同），而就是一個行政異議程序中的抗辯主張。因此，縱使異議人能舉證在先使用，一旦其商品或服務的使用違法，即成為了“不潔之手”而不得以此反而去主張或抗辯商標申請無效。（本文內容僅代表作者個人觀點，文責亦由作者自負。）

註釋：

[1] 即現行《商標法》第三十二條規定。

[2] 其原文為：“The nature of the goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to registration of the trademark.”

[3] 法國卡斯特兄弟股份有限公司與中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會、第三人李道之商標撤銷複審行政糾紛申請再審案，最高人民法院（2010）知行字第55號行政裁定書，http://ipr.court.gov.cn/zgrmfy/sbq/201208/t20120813_149829.html（2011年中國法院知識產權司法保護10大案件之八）。現行《商標法》第四十九條第二款。

[4] 持贊成說（即商標使用與是否合法應分開處理）者，參見李揚，違法使用與商標法第三十二條後半句規定的“一定影響”的關係，《中國知識產權雜誌》，2017年2月15日，http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NTUxNjk2MA==&mid=2650664827&idx=1&sn=7574b41d6755499563a1a3a3bc3bb9d6&chksm=befe0834898981224b007e51f102e9c56272255903ff65de652a2d31b6c15f82e3aa3789b0a6#wechat_redirect；叢立先，非法商品或服務的在先使用標識可以產生商標專用權，《IP知識論壇》，2016年2月13日，http://www.ipstq.com/News/Details?NewsID=fcb15cd0-2c2a-4438-b2df-b4bad5aa8956&NewsType=1。

[5] Isabella，飛吧，司法的子彈，只是莫以私權的名義穿破公共道德的底線，《中國知識產權雜誌》，2016年2月18日，http://m.v4.cc/News-3638849.html；李淑惠，在非法商品上使用商標的行為不應產生未註冊標的在先保護權益—兼評“捕魚達人”商標案，中國標局，2017年2月16日，http://www.weidu8.net/wx/1000148725535957。

[6] 蘭建軍、杭州小拇指汽車維修科技股份有限公司訴天津市小拇指汽車維修服務有限公司等侵害商標權及不正當競爭糾紛案，最高人民法院（2013）民申字第723號民事裁定，http://www.court.gov.cn/shenpan-xiangqing-13347.html（最高人民法院指導案例30號）。

[7] 黃武雙，在先使用具有賭博功能遊戲機的標識能否對抗他人的商標註冊？，《華政東方知識產》，2016年2月15日，http://www.ciplawyer.cn/articleview/article_view_21124.htm。

[8] Gray v. Daffy Dan’s Bargaintown, 823 F.2d 522, 526 (Fed.Cir. 1987); see 15 U.S.C. §§1051, 1127 (2016); 37 C.F.R. §2.69 (2015).

[9] TMEP § 907 (2015). 必須要指出，此一審查指南在法律上並不具有任何行政法規的效力，只是做為美國專利商標局的內部參考規範，因此也不得做為上人上訴的依據。但如有任何其中的條款經法院援引做為判決依據的，則該條款就產生了法律的效力。本條正是其中之一。

[10] Controlled Substances Act (“CSA”), Pub. L. 91-513, 84 Stat. 1236 (1970), codified as 21 U.S.C. §§ 801-971. 全面合法化的是科羅拉多州與華盛頓州。聯邦政府已經表明不會在該兩州的境內執行《管制藥物法》的相關條款。

[11] CreAgri v. USANA Health Sciences, 474 F.3d 626 (9th Cir. 2007)(citing In re Stellar International, Inc., 159 U.S.P.Q. 48 (TTAB1968)). 不過仍有涉及到對於大麻介紹的書刊雜誌等以迂迴轉進的方式獲得了商標註冊。

[12] 這樣的發展是有其歷史的因素。美國國會最早是依據專利著作權條款制定了第一部聯邦商標法，但後來遭到聯邦最高法院在三個涉及酒類的仿冒標案件判決違憲。參見The Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82 (1879)。因為專利著作權條款沒有對商標事務給予任何明示或默示的立法授權。因此國會在1881年才改依商務條款制定了新的商標法。但由於該條款只規範州際商務，因此各州仍然保有對其州內商務的完全管轄，也就形成了目前所見的雙軌並行制。

[13] J. McCarthy, Trademarks And Unfair Competition § 26:3 (4th ed. 2000).

[14] Note (Robert Nupp), Concurrent Use of Trademarks on the Internet: Reconciling the Concept of Geographically Delimited Trademarks with the Reality of the Internet, 64 Ohio State L. J. 617 (2003).

[15] Regulation (EU) 2015/2424, art. 1(40), 2015 O.J. (L 341) 21 (“EUTMR”); Council Regulation (EC) 207/2009, arts. 15.1, 42.2, and 42.3, 2009 O.J. (L 78) 1 (“CTMR”).

[16] EUIPO, Guidelines for Examination of the European Union Trade Marks, Part C, Section 6, § 2.1 (2017).

[17] Id., § 2.10 (“Use that is deceptive within the meaning of Article 7(1)(g) or Article 51(1)(c) EUTMR or under provisions of national law remains ‘genuine’ for the purpose of asserting earlier marks in opposition proceedings. The sanctions for deceptive use are invalidation or revocation, as the case may be, or a prohibition of use (provided for pursuant to Article 110(2) EUTMR)”).

[18] G. H. C. Bodenhausen (Former Director of United International Bureau for the Protection of Intellectual Property (BIRPI)), Guide for the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (rev.1967), at 128.

[19] 美國《聯邦商標法》（通稱《蘭能法》Lanham Act, Pub. L. 79–489, 60 Stat. 427 (1946), codified as 15 U.S.C. § 1051 et seq.）第七條第（c）款與第二十二條對於商標的申請分別給予了擬製使用（constructive use）與擬製公示公知（constructive notice）的效力，自申請日生效。關於美國涉及在先使用競合問題的介紹與討論，參見Keith A. Barritt, Prior User vs. Federal Registrant: Whose Mark Is It, Anyway?, Fish & Richardson Articles, February 18, 2009, http://www.fr.com/news/prior-user-vs-federal-registrant-whose-mark-is-it-anyway1/。

[20] 《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》（法發〔2010〕12號，簡稱《商標授權確權意見》）第十七點第一款：“要正確理解和適用商標法第三十一條關於‘申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利’的概括性規定。人民法院審查判斷訴爭商標是否損害他人現有的在先權利時，對於商標法已有特別規定的在先權利，按照商標法的特別規定予以保護；商標法雖無特別規定，但根據民法通則和其他法律的規定屬於應予保護的合法權益的，應當根據該概括性規定給予保護。”至於民事確認不侵權之訴，雖然在《民事訴訟法》和相關的適用司法解釋並無明文規定，但已在之前的司法批覆中獲得了正式的認可。參見最高人民法院《關於蘇州龍寶生物工程實業公司與蘇州郎力福公司請求確認不侵犯專利權糾紛案的批覆》，〔2001〕民三他字第4號，2002年7月12日，http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/sfjs/201310/t20131025_862114.html；另參見最高人民法院審判委員會《民事案由規定》（2008年4月1日施行，法〔2011〕41號第一次修正，2011年2月18日），第153（2）號案由（確認不侵害商標權糾紛）。

[21] 《商標授權確權意見》第十七點第二款：“人民法院審查判斷訴爭商標是否損害他人現有的在先權利，一般以訴爭商標申請日為準”。第十八點第二款則規定，“在中國境內實際使用併為一定範圍的相關公眾所知曉的商標，即應認定屬於已經使用並有一定影響的商標。有證據證明在先商標有一定的持續使用時間、區域、銷售量或者廣告宣傳等的，可以認定其有一定影響。”

[22] Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, adopted by the Assembly of the WIPO at the 34th Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO (September 20 to 29, 1999), art. 2(1)(b).

[23] Id., art. 2(1)(b).

[24] Id., art. 2(2)(a).

[25] Id., art. 2(1)(c).

[26] 趙雷，對新《商標法》確立商標在先使用權制度的理解，《中國工商報》，2013年10月10日，http://www.saic.gov.cn/zcfg/zcjd/201310/t20131010_138618.html。

[27] “潔淨之手”法則（clean hands doctrine）源自英美衡平法，是要求凡是請求法院給予衡平救濟的一方本身必須是基於善意或其主張的內涵不具有重大的瑕疵，亦即所謂的“尋求衡平者其自身作為亦需衡平”（Those seeking equity must do equity）。

[28] 做為借鑑參考，美國聯邦最高法院在Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005)案對此有完整詳盡的說明。

日期：30/11/2016
來源：華語頭條