去（2014）年初，全球知名精品珠寶品牌Tiffany & Co.（以下簡稱Tiffany）在美國紐約南州地方法院控告全球連鎖零售大廠Costco Wholesale Corp.（以下簡稱Costco）的加州杭亭頓灘店（Huntington Beach）針對該零售店商標侵權、不公平競爭、損害商譽、廣告不實以及欺騙的商業行為以及公平交易法訴訟 [1]。 

案件事實

Tiffany & Co. 為全球知名珠寶企業，於全球擁有百項註冊商標。而本案訴訟源自於Costco 公司銷售了兩款和Tiffany 公司即為相似的戒指，並且在商品的標示上寫下「Tiffany Setting」來描述戒指商品的形狀，然而其事實上並非由Tiffany公司所製造抑或授權。因而在2014年初，Tiffany公司向美國紐約州南區 地方法院針對其所持有的97個商標提起商標侵權之訴；同時，Costco公司亦提出抗辯，認為「Tiffany Setting」已經成為「通用化（genericism）」的字詞。其是用來形容戒指之樣式，來加以敘述「由多個細長的戒托向上伸展成為寶石的底座。」 並且成為美國一般消費者所認知的戒指鑲嵌形容詞 。

Costco公司並提出諸項抗辯：ㄧ、字典中分別針對「Tiffany」以及 「Tiffany Setting」有不同的定義；二、一般刊物雜誌中有廣泛的使用「Tiffany Setting」，三、詞典的編纂專家亦於報告中認可此項主張；四、其他許多珠寶商以及零售商都有為此相同的使用。因而該「Tiffany Setting」一詞，已經成為「通用化（genericide）」的形容詞 [2]。而審理本案之美國紐約州南區聯邦法院判決認為：「Costco所提出的初步證據已經足以確立，大眾在對於戒指鑲嵌的認知中，Tiffany以及 Tiffany Setting已經是大眾社會的通用名詞。後者是形容某種戒指的造型，故若Tiffany 公司無法提出新的證據抵抗此項主張，則其所提的商標侵權訴訟將無效」，並判決Tiffany 公司敗訴。

評析

此案的爭議顯見 在於商標的通用化。簡言之，原本俱有識別性的商標，因為在市場上行之有年，普遍受到一般消費者的認識，反而變成商品的通用名稱，成為 公共財的領域而不受法律所保護並且難以取回。基於一個名詞是否已經通用化，普遍認為是一個事實問題，多著重在於商標現在的名稱、在消費者心中的意義並和市 場上消費者的使用習慣息息相關 [3]。此理論的建立目的為平衡市場上的不公平競爭行為，因為如果該商標已經通用化，則再藉由法律上的保護恐怕致使其他競爭者有極高的進入障礙。此外，一 般的消費者將無法清楚的辨別市場上不同之產品，對於整體經濟效益有重大影響。針對商標是否已通用化，美國實務認為應限縮在以下的使用：一、商標通用名稱的 使用；二、可以藉由字典、雜誌、報紙等刊物內容為佐證其已通用化；三、從消費者的觀點來判斷是否已經成為通用化名稱；四、市場上多數的消費者均有相同的觀 點以及五、商標通用化後，於市場上再次取得次要意義，仍可能回復其商標權利，但是需負擔較重的舉證責任 [4]。

商標的通用化問題涉及商標法的核心領域，於歐美各國已經有諸多的討論，然而於我國則尚屬鮮見，本案可作為未來公司企業以及智慧財產法院之參酌。

日期： 2/2/2015
來源：政治大學科技管理與智慧財產研究所