首先，針對於DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. (Fed. Cir. 2014)一案，即使該專利係以電腦實施發明與網際網路之互動為基礎，CAFC仍然作出了DDR專利是具有專利適格性之判決，因為DDR的請求項改變了一 般電腦的運作，所以使其可能具備了新穎而有益之技術特徵。這似乎直接與我們於先前的文章內，針對於在Ultramercial一案中，所提出之CAFC對 於網際網路在電腦實施發明所扮演之角色的見解相違背。

在此之後，美國專利商標局終於在2014年12月15日，發佈了依據Alice案而 針對於專利適格性之暫時指南。這是提供給專 利審查委員於審查專利申請案時適用，對於高階法院並沒有拘束力，然而專利申請人與專利工程師對此仍必須了解，因為在申請美國專利上，這可以有助於得到更為 公平而公開之討論。

在今年較早的時候，美國專利商標局已經依據美國最高法院針對於DNA與自然衍生發明（Mayo案與BRCA案）的相關 判決，發 佈了一份關於專利適格性之暫時指南，提供給審查委員之判斷流程（可參見文末附圖）。其係依循35 USC § 101之典型的2步測試法。第一個步驟是檢視該發明是否屬於法定專利類別，大多數的發明都可以通過這項測試；第二個步驟則涉及聲名狼藉的法定不予專利類 別，在這個步驟中，基於Alice案或Ultramercial案之判決，許多電腦實施發明都可能都會有問題。而這個步驟已經被改變為步驟2A與步驟 2B。

新的步驟2A要確認該發明是否與法定不予專利類別有關（電腦軟體一般的問題就是落入「僅只是抽象概念」）。在聯邦法規第241 期第79卷第74622頁中，引用了典型的「抽象概念」案例，並反映出在此一課題上之老舊判例觀念。此一步驟並未因為其與以往需要進行更為嚴格的結構分析 （在請求項中是否有屬於法定不予專利類別之事物）之測試方式不同而被低估。該指南目前規定要進行請求項之功能性分析（即本發明之目的為何）。這似乎更符合 Alice案之判決的意旨，而不只是像先前的實務一般，僅需要指出在請求項中有哪些是屬於法定不予專利類別之事物，就可以自動主張該發明不具有專利適格 性。在該通知函中並沒有提出什麼可以通過，什麼不能通過測試的明確範例。

即使其無法通過步驟2A的檢驗，還有一項包羅萬有的測試，可以讓 專利請求項免於被界定為不具備專利適格性：該請求項之其他元件 在個別地以及依序組合下，是否都足以確認該請求項的整體內容顯著地超過於該等法定不予專利類別。該通知函則提出了，聯邦法規第241期第79卷第 74622頁中所稱之「顯然超過」的「抽象概念」之實際例子：

• 對於其他技術或技術領域之改良；   
• 改善了電腦本身之功能；
• 可以造成某一特定物品轉換或轉變為不同狀態之事物；
• 將該法定不予專利類別應用於，或者使其被一特定機器所運用；
• 增加除了該技術領域中的眾所周知、慣用而傳統以外的限制條件，或者是增加了可以將該請求項限定至特定應用之非傳統步驟；或是
• 其他不僅只是概要地將該法定不予專利類別之用途，連結至特定的技術環境。

要 指出的是，上述所列出之前3項情況，用在回答步驟2A的問題比起回答步驟2B更為適當，因為比起該發明的結構形式，它們其更 能反映該發明之功能。無論如何，不管其所呈現之方式為何，其只需要符合上面所列出的一種類型，就足以說服審查委員該發明係具有專利適格性的。該通知函還提 供了什麼不會被認為是「顯然超過」之範例：

• 對該法定不予專利類別加上「運用」（或其之同義詞）等字眼，或者僅僅是指示在一電腦上執行該抽象概念；
• 只是在法定不予專利類別上，增加該產業將已知之眾所周知、慣用而傳統，以高程度之概要性來描述的行為，例如在一項抽象概念之請求項中僅要求一個一般性電腦，以執行在該產業中已知之眾所周知、慣用而傳統的行為之一般電腦功能；
• 在法定不予專利類別上，增加微不足道之額外解決行為，例如僅只是與自然法則或抽象概念有關之數據蒐集行為；或是
• 將法定不予專利類別概要地連結至特定的技術環境或應用領域。

請注意，在上述兩份清單的最後一個項目，都只是透過所存在之「具有意義的限制條件」的文字來進行限制。因此，最模糊的情況仍然可以歸納為該請求項，是否可以在國專利商標局未進一步界定文字涵義的程度下，確認其包含具有意義的限制條件！

這件事對申請人來說似乎是好消息，因為其似乎可以使得局勢更為公平，並提供申請人可以主張該發明是專利具有專利適格性的許多不同情況類別。

從 美國專利商標局已經意識到，審查委員所發出之101核駁的數量上升之事實，可以看出一些進一步的好消息。該指南指出審查委員 應該「藉著引述該法定不予專利類別，是被載明（也就是說明或描述）於請求項何處，並解釋為什麼其係被認定為法定不予專利類別，而加以確認」，並且「接著， 如果該請求項包括有額外的元件，在核駁理由中確認這些元件，並解釋為什麼其等並未顯然超過該法定不予專利類別」。應該可以發現這些規定將會大幅減少只是基 於先前技術，就主張該等請求項僅包含抽象概念或一般想法，而因此基於35 USC § 101係為無效的，因為申請人接著就可以答辯該核駁理由，在任一要件的分析上都缺乏明確性，同時在表面上之理由不充分。

總之，我個人認為藉 著將專利適格性之分析，由結構分析轉為功能性分析，美國專利商標局似乎已經對於在此一專利法領域中，逐漸發 展之判例的解讀，建構出一個均衡的發展方式。目前請記得檢視，審查委員是否會在未意識到後果下如此沿用，以及判例結果是否會再次改變這件事的發展方向。

日期： 13/1/2015
來源：北美智權報