兩年前，美國專利商標局（U.S. Patent and Trademark Office, USPTO）開始施行美國發明法案（America Invents Act, AIA）新制定的「核准後複審程序」，用以挑戰美國專利的有效性。美國發明法案創造了3種新的程序：多方複審（Inter Partes Review, IPR）、商業方法專利複審（Covered Business Method Patent Review, CBM），及核准後複審（Post Grant Review, PGR）。根據美國專利商標局公布的統計數字，該局截至2014年7月24日，已接到總計超過1,500件的IPR申請，以及接近200件的CBM申請。 截至同樣2014年7月24日，PGR的申請則只有1件，這是因為該程序僅適用於美國發明法案中「先發明人申請制」條文所申請並核准的專利，而該條文於 2013年3月16日開始生效，也就是說美國專利商標局才剛開始核發可進行PGR程序的專利。

新的「核准後複審程序」非常受到歡迎。美國 發 明法案制定的IPR程序的前身「多方再審查程序」（Inter Partes Reexaminations）施行歷史長達13年，但總計提出的申請案件數僅有1,919件。相較之下，IPR的申請案件數可能在2年內就超過「多方再 審查程序」多年來的總和，而且美國發明法案下這類撤銷專利程序的總案件數還非常可能繼續成長。新的「核准後複審程序」之所以如此受歡迎，有幾項關鍵原因： 首先，在此類程序中，證明專利請求項無效的舉證標準比在地方法院低。其次，「核准後複審程序」的花費遠低於在法院的訴訟費用。第三，做出審定的人並非陪審 團，而是3位「專利審判暨上訴委員會」（Patent Trial and Appeals Board, PTAB）的行政法官，他們熟知專利法，也熟悉相關科技。第四，複審程序會比大多數法院的訴訟更快審結，而且法院可以裁定停止訴訟程序，以等待IPR或 CBM的結果。最後，申請人以此類程序成功撤銷專利的比率相當高。雖然過去2年中，「核准後複審程序」的統計數字已顯示此成功率正逐漸下降，但要挑戰專利 有效性以及防禦專利侵權指控，IPR跟CBM仍舊是極具成本效益的方法。以下將進一步探討相關統計數據及趨勢。

◆被挑戰的專利大多數為電子、電機及電腦相關科技

美 國專利商標局的資料顯示，截至目前為止提出的「核准後複審程序」中，大約72％都是針對電子、電機或電腦科技的專利。其次是機械方面的專利，但僅占 15.3％。化學專利占7.1％，而生化科技／藥學專利則占5.3％。雖然這些數據大致上與專利訴訟中最常涉及之技術類型的比例相仿，但電子、電機與電腦 科技所占的比例仍是異常地高。話雖如此，電子、電機跟電腦科技的專利數量本來就比其他任何技術領域還要來的多，所以電子、電機及電腦領域的專利常成為「核 准後複審程序」的主角也就不令人意外。

◆申請被駁回之數量漸增

PTAB在接到IPR或CBM的申請之後，首先要做的是判斷 該 申請是否達到立案標準，即是否有合理的可能性，申請人能在所有請求撤銷的請求項中成功地撤銷至少一項。隨著「核准後複審」的申請量持續成長，PTAB駁回 申請的比例似乎也在增加。2013年，在203個立案裁定中，PTAB只駁回了26件（13％）。然而，截至2014年7月，585個立案裁定 中，PTAB已經駁回了147件（25％）。儘管許多因素皆可能造成申請駁回率之增加，但顯然PTAB現在更為嚴格地審查申請案。除了在「核准後複審程 序」中捍衛自己專利的專利權人之外，考慮提出申請的申請人也應該謹慎處理，慎選律師。由於IPR以及CBM都是相對較新的程序，因此PTAB的每個決定幾 乎都在釐清程序，對法律做出新解釋，或創造出新的案例。因此每個新的PTAB決定都可能提供新的見解，並影響未來IPR或CBM案件的結果。

◆專利請求項存活率漸增

在 2014年，除了看到許多申請案被駁回以外，也首次見到有請求項從IPR跟CBM程序中存留下來。根據美國專利商標局統計數據的1項內部分析，截至 2014年7月，PTAB對CBM程序共作出了11項判決，而其中只有1項判決保留了部份請求項的有效性。但是在IPR程序中，有越來越多請求項被判定有 效。事實上，截至2014年7月為止，在立案的IPR程序中，總共1,187項系爭請求項中，有32％被保留其有效性。這項數據是否表示了IPR程序撤銷 請求項的比例開始修正，仍有待觀察。但若認為如此少數的請求項在IPR程序中被保留其有效性的趨勢仍會持續，則並不實際。儘管如此，截至2014年7月為 止，仍有82％的IPR案件導致了至少部份請求項被撤銷或進行更正。

◆法院可能裁定停止訴訟程序以等待IPR或CBM的結果

如 前所述，IPR或CBM程序的好處之一是有可能使涉及相同專利的法院停止訴訟程序。統計數據顯示，以等待IPR結果為理由的停止訴訟聲請中，大約 60～70％會獲得法院准許，但有鑒於美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）最近在VirtualAgility Inc. v. Salesforce.com案中做出判決之後，尤其此判決未被上訴撤銷的話，此停止訴訟聲請獲准的比例還可能還會再提高。在 VirtualAgility Inc.案中，巡迴上訴法院認為地方法院錯誤地駁回了基於進行中之CBM而停止訴訟的聲請。法院指出，地方法院對於美國發明法案所規定的一個4項因素判斷 標準的適用有誤。該判斷標準應考慮以下4項因素：（1）IPR或CBM是否會簡化訴訟爭點；（2）停止訴訟聲請提出時，訴訟程序進行至什麼階段；（3）反 對停止訴訟之一方是否會因停止訴訟而遭受不當之損害；以及（4）IPR或CBM 程序是否會減少訴訟的負擔。在本案中，巡迴上訴法院認為第一項因素高度傾向於停止訴訟，因為PTAB在該CBM案件立案時「表明所有的[系爭]請求項不具 專利性的可能性大於其具專利性的可能性 」。而就第2項因素而言，巡迴上訴法院認同地方法院的見解，亦即該因素傾向於停止訴訟，因為本案「仍在初始階段」。而就第3項因素，巡迴上訴法院駁回原告 所稱在競爭上將受到損害的主張，因為「證明當事人間彼此競爭的證據相當薄弱，且專利權人遲未提出訴訟並聲請暫時禁制令而予以救濟，都與其宣稱將因停止訴訟 受到不當損害的說法不符。」最後，有關第4項因素，巡迴上訴法院認為該因素亦支持停止訴訟，因CBM程序有助於簡化爭點。巡迴上訴法院合議庭的多數法官在 該案中對第一及第四項因素之評量方式，將特別有利於希望在IPR或CBM立案後聲請停止訴訟程序之當事人。就如Newman法官在其不同意見書中所言，該 案多數法官作成之判決「實質上創造出一條規則：在地方法院訴訟程序中，以等待CBM結果為由之停止訴訟聲請皆應獲得准許。」

◆結論

在 新的「核准後複審程序」之下，專利權人以及考慮挑戰專利有效性者都應該注意此類程序的發展趨勢。雖然核准後複審程序的申請被駁回的風險越來越高，而撤銷請 求項的成功率也在下滑當中，IPR導致至少部份請求項被撤銷或進行更正的比率仍相當高，而CBM的高撤銷比例則持續不變。除此之外，聯邦巡迴上訴法院最近 於VirtualAgility案中所作的判決也顯示，以等待IPR或CBM結果為由之停止訴訟聲請的成功率也可能變高。因此，IPR跟CBM在很多情況 下仍是防禦專利侵權指控的一種極具成本效益的方法。

若需取得更多有關「核准後複審程序」以及美國發明法之資訊及後續更新，請造訪Finnegan（飛翰）之美國發明法部落格：www.aiablog.com/blog/post-grant-proceedings。

日期： 16/9/2014
來源：中時電子報